一、風險提示
判斷某項專利技術特征是否屬于功能性特征是技術合規審查中至關重要的一步。企業或者個人在選擇利用某項專利技術時,應準确判斷專利技術是否屬于功能性特征,是否因此可以直接使用。如果企業或個人錯誤判斷,則極有可能導緻侵權後果,卷入侵權訴訟無論對企業還是人才來說都會非常不利。
因此,企業或個人在使用某項專利技術前,一定要充分了解分析該專利技術的屬性及相關法律法規,以合規的技術管理利用方案為自己保駕護航。
二、裁判要點
1.如果專利權利要求的某個技術特征已經限定或者隐含了特定結構、組分、步驟、條件或其相互之間的關系等,即使該技術特征同時還限定了其所實現的功能或者效果,亦不屬于《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第八條所稱的功能性特征。
2.在專利侵權訴訟程序中,責令停止被訴侵權行為的行為保全具有獨立價值。當事人既申請責令停止被訴侵權行為,又申請先行判決停止侵害,人民法院認為需要作出停止侵害先行判決的,應當同時對行為保全申請予以審查;符合行為保全條件的,應當及時作出裁定。
三、基本案情
瓦萊奧清洗系統公司(以下簡稱瓦萊奧公司)是涉案“機動車輛的刮水器的連接器及相應的連接裝置”發明專利的專利權人,該專利仍在保護期内。瓦萊奧公司于2016年向上海知識産權法院提起訴訟稱,廈門盧卡斯汽車配件有限公司(以下簡稱盧卡斯公司)、廈門富可汽車配件有限公司(以下簡稱富可公司)未經許可制造、銷售、許諾銷售,陳少強未經許可制造、銷售的雨刮器産品落入其專利權保護範圍。瓦萊奧公司請求判令盧卡斯公司、富可公司和陳少強停止侵權,賠償損失及制止侵權的合理開支暫計600萬元,并請求人民法院先行判決盧卡斯公司、富可公司和陳少強立即停止侵害涉案專利權的行為。此外,瓦萊奧公司還提出了臨時行為保全申請,請求法院裁定盧卡斯公司、富可公司、陳少強立即停止侵權行為。
四、裁判結果
上海知識産權法院于2019年1月22日作出先行判決,判令廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司于判決生效之日起立即停止對涉案發明專利權的侵害。廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司不服上述判決,向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2019年3月27日公開開庭審理本案,作出(2019)最高法知民終2号民事判決,并當庭宣判,判決駁回上訴,維持原判。
五、裁判理由
最高人民法院認為:
一、關于“在所述關閉位置,所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸,用于防止所述鎖定元件的彈性變形,并鎖定所述連接器”的技術特征是否屬于功能性特征以及被訴侵權産品是否具備上述特征的問題
第一,關于上述技術特征是否屬于功能性特征的問題。功能性特征是指不直接限定發明技術方案的結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等,而是通過其在發明創造中所起的功能或者效果對結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等進行限定的技術特征。如果某個技術特征已經限定或者隐含了發明技術方案的特定結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等,即使該技術特征還同時限定了其所實現的功能或者效果,原則上亦不屬于《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第八條所稱的功能性特征,不應作為功能性特征進行侵權比對。前述技術特征實際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關系并隐含了特定結構——“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”,該方位和結構所起到的作用是“防止所述鎖定元件的彈性變形,并鎖定所述連接器”。根據這一方位和結構關系,結合涉案專利說明書及其附圖,特别是說明書第【0056】段關于“連接器的鎖定由搭扣的垂直側壁的内表面保證,内表面沿爪外側表面延伸,因此,搭扣阻止爪向連接器外橫向變形,因此連接器不能從鈎形端解脫出來”的記載,本領域普通技術人員可以理解,“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”,在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下,就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果。可見,前述技術特征的特點是,既限定了特定的方位和結構,又限定了該方位和結構的功能,且隻有将該方位和結構及其所起到的功能結合起來理解,才能清晰地确定該方位和結構的具體内容。這種“方位或者結構+功能性描述”的技術特征雖有對功能的描述,但是本質上仍是方位或者結構特征,不是《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第八條意義上的功能性特征。
第二,關于被訴侵權産品是否具備前述技術特征的問題。涉案專利權利要求1的前述技術特征既限定了安全搭扣與鎖定元件的方位和結構關系,又描述了安全搭扣所起到的功能,該功能對于确定安全搭扣與鎖定元件的方位和結構關系具有限定作用。前述技術特征并非功能性特征,其方位、結構關系的限定和功能限定在侵權判定時均應予以考慮。本案中,被訴侵權産品的安全搭扣兩側壁内表面設有一對垂直于側壁的凸起,當安全搭扣處于關閉位置時,其側壁内的凸起朝向彈性元件的外表面,可以起到限制彈性元件變形張開、鎖定彈性元件并防止刮水器臂從彈性元件中脫出的效果。被訴侵權産品在安全搭扣處于關閉位置時,安全搭扣兩側壁内表面垂直于側壁的凸起朝向彈性元件的外表面,屬于涉案專利權利要求1所稱的“所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”的一種形式,且同樣能夠實現“防止所述鎖定元件的彈性變形,并鎖定所述連接器”的功能。因此,被訴侵權産品具備前述技術特征,落入涉案專利權利要求1的保護範圍。原審法院在認定上述特征屬于功能性特征的基礎上,認定被訴侵權産品具有與上述特征等同的技術特征,比對方法及結論雖有偏差,但并未影響本案侵權判定結果。
(一)以權利要求的内容為準的含義
1、專利權人有選擇以哪一項權利要求為準的權利
一件發明或者實用新型專利的權利要求書包括至少一項獨立權利要求,通常也包括若幹項從屬權利要求。不同權利要求的保護範圍是不相同的。如前所述,對一項發明創造而言,獨立權利要求确定了最大的保護範圍,所有以直接或者間接方式從屬于該獨立權利要求的從屬權利要求确定的保護範圍都落在獨立權利要求确定的保護範圍之内。專利權人提出專利侵權指控的,有選擇以權利要求書中的某一項權利要求為準來确定其保護範圍的權利,法院和管理專利工作的部門應當尊重專利權人的選擇,不應強迫專利權人隻能以其獨立權利要求為準主張其權利。
2、專利權的保護類型由權利要求确定
根據《專利法》第十一條的規定,對于産品專利權來說,其法律效力是末經許可不得制造、使用、許諾銷售、銷售或者進口該專利産品;對于産品制造方法專利權來說,其法律效力是未經許可不得使用該專利方法,以及使用、許諾銷售、銷售或者進口用該專利方法所直接獲得的産品;對于其餘方法專利權來說,其法律效力僅僅是未經許可不得使用專利方法。不同類型專利權的法律效力有很大差别,因此在審理或者處理專利侵權糾紛案件時,執法機關首先應當認定專利權的類型。判斷專利權的類型所依據的不是權利要求中記載的各個技術特征的屬性,而是權利要求的主題名稱。
3、确定專利權的保護範圍不能忽略權利要求中記載的技術特征
《最高人民法院關于審理專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第七條确定了我國專利侵權判斷的“全部技術特征”原則,該原則最為主要的作用在于對“等同侵權”的認定施加必要的限制,另一個作用在于正确地确定所謂“用方法限定的産品權利要求”的保護範圍。
(二)說明書和附圖對權利要求的解釋作用
1、對權利要求進行解釋的方式
“說明書及附圖可以用于解釋權利要求”,其中“可以”一詞表明本條僅僅以列舉方式提到專利說明書和附圖對權利要求的解釋作用,并非僅僅隻能用說明書和附圖來解釋權利要求。權利要求書中包含的其他權利要求也能夠用于解釋一項權利要求中采用的措辭和術語的含義,其基本規則是:第一,不同權利要求中采用的相同技術術語應當解釋為具有相同的含義,無論在什麼情況下作出的解釋都不應當使之自相矛盾或者對發明、實用新型來說變得沒有技術意義。第二,當不同的權利要求中對相同或者類似技術概念采用不同的措辭或者術語時,應當認為它們的含義有所不同,不能将其解釋為具有相同的含義。
2、對采用功能性限定特征的權利要求的解釋
如果在一項産品權利要求中不是采用結構或者組合的技術特征來限定該産品,在一項方法權利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術特征來限定該方法,而是采用産品的零部件或者方法的步驟在技術方案中所起的作用、功能或者所産生的效果來限定其發明創造,則稱為“功能性限定特征”。
關于功能性限定特征,《專利審查指南2010》采取了應當予以限制和嚴格審查的立場,規定:通常,對産品權利要求來說,應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明,隻有在某一技術特征無法用結構特征來限定,或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征限定更為恰當。而且功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所述技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,使用功能或效果特征來限定發明才可能是被允許的。
對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求,應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的,并且所屬技術領域的技術人員不能确定此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成,或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題,并達到相同的技術效果,則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定。
此外,如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用,但對所屬技術領域的技術人員來說,并不清楚這些替代方式是什麼或者怎樣應用這些替代方式,則權利要求中的功能性限定也是不允許的。另外,純功能性的權利要求得不到說明書的支持,因而也是不允許的。