5、Motionless Keyboard Company v. Microsoft Corporation

發布者:聶倩發布時間:2025-01-06浏覽次數:10


一、風險提示

準确理解“公共使用”的概念對專利申請有重要影響。公共使用涵蓋了除發明人以外的任何人對所要求發明的公開使用,且該使用不受對發明人的限制或保密義務的約束。若該發明隻是在外觀上被公開展示,但實際上并未投入正常業務過程中使用,則不影響專利的有效性。因此,企業或個人有必要準确理解公共使用的定義及判定标準,避免因為概念模糊産生誤判,影響專利的有效性。


二、裁判要旨

公共使用包括“除發明人以外的任何人對所要求的發明的任何公開使用,并且對發明人不受任何限制或保密義務”。對于在外觀上公開,但并未投入到正常業務過程中使用的專利,不構成法律意義上的“公開使用”。


三、基本案情

托馬斯・甘巴羅發明了一種隻需小幅度手指動作就能觸發按鍵的手持鍵盤,并開發了包括櫻桃模型5在内的多種原型。1987年,甘巴羅與一位商業夥伴合作以獲取資金,進一步開發該鍵盤技術并為其申請專利。1987年,甘巴羅向多位潛在投資者展示了櫻桃模型5,且與投資者簽訂了保密協議,這些協議于1989年到期。1990625日,甘巴羅将櫻桃模型5披露給希拉・拉尼爾以進行打字測試,拉尼爾當天簽署了保密協議,并于725日使用該設備向計算機傳輸了數據。199166日和1993111日,甘巴羅就該鍵盤的相關機制申請了兩項專利,并将其轉讓給了Motionless Keyboard Company。之後,Motionless Keyboard Company認為微軟等公司侵犯了其專利,于是向美國俄勒岡地區聯邦地區法院起訴微軟、諾基亞和賽钛客侵犯其專利。


四、裁判結果

一審裁判結果 :

美國俄勒岡地區聯邦地區法院于200559日批準了被告的非侵權和專利無效的簡易判決動議,判定原告Motionless Keyboard Company所擁有的兩項專利,即美國專利第5,178,477号和第5,332,322号無效,并判決被告勝訴。法院駁回了托馬斯・甘巴羅的介入訴訟動議,包括其基于介入提出的重新審議動議等其他相關動議。法院駁回了微軟要求支付律師費的動議。

二審裁判結果 :

美國聯邦巡回上訴法院于2007529日對部分一審判決進行了改判,對于一審法院判定被告不侵權的裁決予以維持,因為地區法院正确地解釋了特定的權利要求限制。但對于一審法院基于 “公開使用” 和專利人因放棄專利權而認定專利無效的判決予以撤銷并發回重審,認為一審法院錯誤地适用了 “公開使用” 的概念以及對顯而易見性的判定存在錯誤。


五、裁判理由

上訴法院認為地區法院對不侵權的裁決是正确的,因為地區法院準确地解釋了特定的權利要求限制。從權利要求的具體内容、被告産品或行為的實際情況等方面進行分析,被告并未實施原告專利權利要求所明确界定的技術方案或行為,故不構成對原告專利的侵權。

地區法院以美國法典第35編第102 (b)條的“公開使用”為由判定專利無效,但上訴法院經審查認為,原告此前向投資者所做的視覺展示等行為,是在保密協議框架内進行的,并不像第102(b)條中使用的術語那樣被公開使用,因為該設備雖然在外觀上公開,并且僅在由打字測試人員簽署的NDA下進行了一次測試,但從未連接到正常業務過程中用于向系統輸入數據。未涉及實際的産品操作演示等,公衆無法從這些展示中了解到發明的具體技術内容和實施方式,并不構成法律意義上的“公開使用”。因此,地區法院在這一問題上錯誤地适用了“公開使用”的概念,該部分判決予以撤銷并發回重審。

地區法院基于終端棄權等因素認定專利具有顯而易見性從而無效,但上訴法院經仔細分析後認為,地區法院在評估現有技術、技術啟示以及發明的創造性步驟等方面存在偏差,未能準确适用相關法律标準和證據規則來判斷專利的顯而易見性。例如,在對現有技術的組合考量以及是否存在技術啟示使本領域普通技術人員能夠輕易得出涉案專利技術等方面,地區法院的分析不夠準确和全面,進而影響了對專利有效性的判斷,故該部分判決也予以撤銷并發回重審。