4、Medtronic, Inc., Medtronic Vascular, Inc. v. Teleflex Innovations S.A.R.L.

發布者:聶倩發布時間:2025-01-06浏覽次數:10


一、風險提示

在國際交流過程中,涉及專利事務時,需重點關注第三方公開披露對專利新穎性産生的影響。在判斷第三方公開披露是否對專利新穎性造成破壞時,需嚴格考量所披露信息的詳細程度、可獲得性以及與專利權利要求的一緻性等關鍵因素,否則可能會忽視對專利新穎性造成的威脅的公開披露情況,進而面臨專利無效風險。建議海外人才在撰寫權利要求書時做到精準、嚴謹,使其與已公開信息形成明顯區分,降低因第三方披露而影響新穎性的可能性。


二、裁判要旨

在判斷第三方公開披露對專利新穎性的影響時,應嚴格審查所披露信息的詳細程度、可獲得性以及專利權利要求的一緻性。當第三方公開明确、完整且能夠使本領域技術人員無需創造性勞動即可實施專利技術時,方可構成對新穎性的破壞。


三、基本案情

案件涉及的是Teleflex擁有的美國專利RE 46,116号,該專利由Vascular Solutions Inc.研發,于200653日提交申請,其指向一種使用引導延伸導管與引導導管的方法。2019年,美敦力推出了自己的引導延伸導管産品Telescope,而Teleflex認為該産品侵犯了其專利。美敦力針對Teleflex的專利向美國專利審判與上訴委員會提起了兩項雙方複審程序主張多項權利要求無效。美敦力認為該專利的部分權利要求被Ressemann所預見,部分權利要求在RessemannItou等現有技術的基礎上是顯而易見的。Teleflex則堅稱其發明在Itou的申請日期之前已經構思完成,并且在關鍵日期之前已經實際實施或通過有效申請勤勉地推進至可實施狀态,因此Itou并不構成其專利的現有技術。


四、訴訟過程

美敦力針對Teleflex擁有的相關專利向美國專利審判與上訴委員會(PTAB)提起了13項雙方複審程序,其中5項在本次上訴中合并審理。美敦力主張Itou等現有技術可使Teleflex的專利權利要求無效。

PTAB經審理認為,Itou并不構成相關專利的現有技術,美敦力未證明所質疑的權利要求不具備可專利性,因此維持了Teleflex專利的有效性。

美敦力不服PTAB的裁定,遂向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴,認為PTAB在認定Itou是否為現有技術時存在錯誤。


五、裁判理由及結果

美敦力主張Itou等現有技術可使Teleflex的專利權利要求無效,認為Teleflex的專利權利要求在Itou的申請日之前不具備新穎性。然而,Teleflex堅稱其發明在Itou的申請日期之前已經構思完成,并且在關鍵日期之前已經實際實施或通過有效申請勤勉地推進至可實施狀态,因此Itou并不構成其專利的現有技術。美敦力質疑Teleflex所提供的用以證明其發明構思及實施的證據不足,指出證人證言存在模糊性,以及文件證據未明确提及相關測試等問題。但法院認為,Teleflex提供的證據足以證明其在Itou之前已完成發明創造,其證據能夠相互印證,形成較為完整的證據鍊,從而支持了Teleflex關于其發明構思及實施時間的主張。

美敦力認為本領域技術人員有動機将Ressemann與其他現有技術相結合,從而使Teleflex的專利權利要求變得顯而易見。例如,美敦力主張本領域技術人員會有動機去除Ressemann中的密封氣球并更換其充氣腔,以便将其用作延伸導管,還會有動機将Takahashi的系統納入經修改的Ressemann中,以實現Takahashi所宣稱的增加支撐的效果。對此Teleflex回應稱美敦力所提議的修改并非顯而易見,因為這些修改會使Ressemann無法作為能夠提供栓塞保護的導管使用,而且美敦力的修改是基于事後諸葛亮的觀點,若不進行進一步修改,無法實現其所聲稱的益處。

法院最終認定,PTAB并無錯誤,即本領域技術人員并無動機将RessemannTakahashi相結合,因為所提議的組合會使Ressemann無法實現其既定目的,從而維持了PTAB關于美敦力未能證明相關權利要求不具備可專利性的決定。

法院還讨論了PTAB在評估專利有效性時應遵循的标準和原則。例如,在判斷現有技術是否使專利權利要求顯而易見時,需考慮本領域技術人員的知識和能力,以及是否存在将不同現有技術相結合的合理動機等因素。

此外,法院強調了專利權利要求的解釋應遵循公平、合理的原則,以确保專利制度的正常運行和對發明人合法權益的保護。


六、規則解釋

《美國專利法》第102

2011916日,新的美國發明法案出台,其中一些内容直接生效,更多的内容于2012916日或2013316日陸續生效。美國專利制度從先發明制變為先申請制,但也保留了很多先發明制的特點,使其與其他多數國家專利制度所采用的先申請制有較大差别,這些特點在102條款中有所體現。

美國專利法第102條對适用于評價專利新穎性和創造性的現有技術進行了規定,主要包括現有技術、抵觸申請以及例外情形三個部分。在例外情形上,對于發明人自己公開自己的發明創造,美國給予發明人1年的寬限期,允許發明人先将發明公開,并在公開日起1年之内提出專利申請。在這1年的寬限期中,發明人可以對自己的發明進行實施、營銷、宣傳、評估其是否存在申請專利的價值,而無需着急先申請專利,也無需擔心因發明公開而喪失獲得專利的機會。如果發明人自己先公開了自己的發明,即使第三方在後公開了相同的發明,也不構成用于評價新穎性的現有技術。

對于現有技術和抵觸申請,新法第102條均規定了其對應的例外情形:對于屬于現有技術的前案,也就是在本申請優先權日之前公開的前案,存在兩種例外:

A)滿足AIA 102(a)(1)條件的披露,若其披露時間在該美國申請的有效申請日前一年以内,而且被發明人、共同發明人或其他人披露。而且其他人是直接或間接從該發明人或共同發明人處獲得該披露内容(下同)。則該披露不成為該美國申請的現有技術。

B)滿足AIA 102(a)(1)條件的披露,該披露由第三方做出,但是在披露的披露時間前和一年寬限期内,發明人、共同發明人或其他人已做出過該披露。則該披露不成為該美國申請的現有技術。需要注意的是進行比較的均是公開日,也就是發明人自己公開或他人從發明人處直接或間接獲得後公開的時間,與第三方公開的時間進行比較,而非比較專利申請日或發明實際完成日。

對于屬于抵觸申請的前案,也就是在優先權日之前申請,在優先權日之後公開的美國專利申請或指定美國的PCT申請,存在三種例外:

A)滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開,若其内容是直接或間接從發明人、共同發明人或其他人處獲得。則該B公開不成為該美國申請的現有技術。

B)滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開,若在B公開的有效申請日之前和一年寬限期内,B公開的内容已被發明人、共同發明人或其他人披露。則該B公開不成為該美國申請的現有技術。

C)滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開,在美國專利申請的有效申請日之前,若B公開與美國專利申請被共同擁有,則B公開不成為該美國申請的現有技術。此情形與中國改法之前相同申請人不适用抵觸申請的規定相似。當在先申請、在後公開的專利申請所揭示的發明與在本申請所保護的發明在本申請的優先權日之前屬于相同所有人,或基于合同等方式約定應屬于相同所有人,則在先申請、在後公開的專利申請不屬于抵觸申請,不用于評價本申請的新穎性和創造性。