一、風險提示
Alice二步檢測法作為目前美國法院的專利适格判斷方法，雖然給出了一定的判斷标準，但仍具有不确定性。對于涉及計算機軟件領域的發明專利，我國企業或個人在美撰寫專利申請時，既要考慮先例中對此類專利适格性的判斷标準，也要考慮具體案件涉及專利的技術細節。
二、裁判要旨
根據Alice二步檢測法，第一步判斷涉案專利是否屬于抽象概念，不能僅因其“高度抽象且與權利要求的語言無關”而将所有權利要求界定為抽象的，而是所聲稱的功能系“可以在人腦中執行”或“使用紙和筆”的心理過程。同時，“分析人們頭腦中的信息步驟”和“收集信息，包括僅限于特定内容的信息”屬于抽象的。
第二步判斷涉案專利是否具有可專利性，要根據權利要求是否将“要求保護的抽象概念”轉化為具有适格性的發明客體的“發明構思”，不能僅僅因為抽象概念應用于手持設備或使用移動應用進程而認為具有适格性。
三、基本案情
2021年2月，Trinity公司在美國加利福尼亞州中區聯邦地區法院針對Covalent公司提起訴訟，主張Covalent公司侵犯了其享有的第9,087,321号“基于輪詢的網絡系統”專利（以下簡稱“321專利”）和第10,936,685号“基于輪詢的網絡系統”專利（以下簡稱“685專利”）的專利權。
321專利所主張的發明是“一種輪詢的網絡系統，該系統根據輪詢回答所确定的相似性将用戶連接起來，并向用戶提供實時結果。”321專利進一步解釋，“在考慮到其他人未能在這一技術領域利用上述所有組件時，發明人意外地意識到，使用多個匹配服務器将使系統能夠根據用戶的相似性快速将其連接起來。”685專利與321号專利相似，但其包含了更多關于電子商務系統中漸進式輪詢的公開内容。685專利所主張的發明是“一種輪詢的網絡系統和電子商務系統，該系統根據輪詢回答所确定的相似性将用戶與其他用戶或産品、商品和/或服務聯系起來，并向用戶提供實時結果。”
Covalent公司認為，根據《美國法典》第35編第101條（以下簡稱“第101條”），Trinity公司所主張的權利要求無效，向地區法院提出要求駁回Trinity公司起訴的動議。地區法院認為，涉案專利對應的權利要求針對的是“匹配對問題給出相應答案的用戶”這一抽象概念，不包含發明構思；321專利的權利要求1沒有改進計算機的功能，而隻是使用“通用計算機組件作為工具，以比人類更快的速度執行功能”，因此地區法院批準了Covalent公司的動議。Trinity公司向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。
四、争議焦點
本案中的主要争議點為：1.基于第101條的駁回起訴動議的審查：是否應在進行第101條分析前界定權利要求和開示證據；2.Alice/Mayo二步檢測法的第一步審查：Trinity公司的專利是否指向抽象概念；3.Alice/Mayo二步檢測法的第二步審查：專利是否包含将抽象概念轉化為适格性發明客體的發明構思。
五、适用判例和法律規則
首先，上訴法院将适用地區巡回法院的法律來審查地區法院對駁回起訴動議的批準。第九巡回法院在對第12(b)(6)條下的駁回起訴動議進行重新審查時，将視起訴狀中所主張的事實為真實的，并且将從最有利于非動議方的角度解釋起訴狀。根據先例，“專利适格性是一個可能涉及基本事實問題的法律問題，但不是每一個涉及第101條的決定都包含對第101條調查至關重要的基本事實的真正争議”。因此，上訴法院将對地區法院的專利适格性結論進行重新審查。
其次，第101條規定：“凡發明或發現任何新的和具有實用性的方法、機器、制造物或組合物，或其任何新的和有用的改進，可按本法規定的條件和要求獲得專利權”。即第101條所保護的客體為“任何新的和具有實用性的方法、機器、制造物或組合物，或其任何新的和有用的改進”。而且，第101條中有一個“隐含的例外”——“自然法則、自然現象和抽象概念不能申請專利”（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208，以下簡稱“Alice案”）。
上訴法院将适用從Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66（以下簡稱“Mayo案”）中總結、Alice案進一步細化的“二步檢測法”。具體内容是：第一步，确定所争議的專利權利要求是否直接指向某種不具有适格性的概念，比如抽象概念。第二步，該權利要求的組成部分，無論是單獨還是組合起來看，是否包含一個“發明構思（inventive concept）”，足以将權利要求的概念轉化為具有适格性的發明客體,确保專利在實踐中的價值顯著高于不适格專利本身的單獨要素或者組合要素。
六、裁判理由及結果
在本案中，法院的觀點如下：
1.關于基于第101條的駁回起訴動議的審查
Trinity公司認為，地區法院在根據第101條分析之前應當進行權利要求的範圍界定和事實證據開示。上訴法院不認可這一觀點。根據先例，法院“曾多次在駁回起訴動議階段，即在進行權利要求的範圍界定和事實證據開示之前，就已确認基于第101條的駁回”。
上訴法院認為，專利權人不能僅援引進行權利要求的範圍界定和事實證據開示的一般需求，以避免法院批準該動議。相反，專利權人須提出具體的權利要求範圍界定，或确定具體的事實證據開示，并解釋為什麼基于第101條理解權利要求的範圍之前必須先解決上述問題。由于原告未提出會改變法院分析的權利要求的範圍界定或具體事實，因此上訴法院仍将根據第101條來分析其所主張的權利要求。
2.關于Alice/Mayo二步檢測法的第一步審查
首先，上訴法院需要确定所主張的權利要求是否直接指向某種不具有适格性的概念。在這一問題上，法院将評估“權利要求相對于現有技術的優勢重點，以确定權利要求的整體特征是否指向被排除的主體”。盡管說明書可能有助于闡明權利要求的真正重點，但在分析專利适格性和确定重點時，應當先考慮權利要求的語言本身。法院必須确定權利要求的基本特征，而不能僅因其“高度抽象且與權利要求的語言無關”而将所有權利要求界定為抽象的。抽象化的一個“明顯迹象”是所聲稱的功能系“可以在人腦中執行”或“使用紙和筆”的心理過程。同時，“分析人們頭腦中的信息步驟”和“收集信息，包括僅限于特定内容的信息”是抽象的。
321專利的獨立權利要求1和19内容包括：(1)接收用戶信息；(2)提供輪詢問題；(3)接收并存儲答案；(4)比較該答案以生成與其他用戶的“匹配可能性”；以及(5)根據該可能性顯示某些用戶信息。685專利的獨立權利要求2、3也包含了許多與前述相同的步驟，但增加了通過刷卡和“手持設備”查看匹配結果的步驟。上述獨立權利要求的重點是“收集信息、分析信息并顯示特定結果”，這将它們歸入了“指向某種不具有适格性”的權利要求的類别。人腦可以查看人們對問題的回答，并根據這些回答确定匹配的内容。上訴法院同意地區法院的觀點，即這兩項專利的獨立權利要求都指向了一個抽象概念，即根據提問進行匹配。
即使685專利要求在“手持設備”上實現抽象概念，或要求“通過刷卡對匹配進行審查”，但上訴法院仍認為原告所主張的權利要求的重點是抽象概念。321專利的從屬權利要求8“進一步要求處理器與網絡服務器、數據庫和匹配聚合器一起執行操作”改變了原告所主張的權利要求的重點；而其餘從屬權利要求——根據性别進行匹配、改變所提問題的數量和/或顯示其他用戶的答案，隻使得抽象概念進行了微不足道的變化并沒有改變所主張權利要求的重點。
在以軟件為基礎的發明中，第一步審查“往往取決于權利要求是側重于所宣稱的計算機能力的具體改進，還是側重于符合抽象概念條件的過程，而計算機僅被用作一種工具”。涉案專利的說明書将發明人的問題定位于如何通過進行漸進式輪詢來改進現有的系統，而非如何改進計算機技術。說明書側重于接收和比較答案以生成匹配結果的細節——改變所提問題、限制顯示的匹配數量以及生成“匹配百分比”或“匹配數”。其并未将該發明局限于特定的技術解決方案，也即，發明者面臨的問題是如何根據提問進行匹配的抽象概念，而不是改進計算機技術。因此，原告所主張的權利要求針對的是一種抽象概念，該抽象概念隻是将計算機當作一種工具，而非計算機能力的動态提升。
Trinity公司辯稱，人類無法在精神上參與其權利要求所述的過程，因其無法進行“納秒級比較”并通過“大量輪詢和成員彙總出結果值”，也無法使用“服務器，存儲，識别器和/或阈值”來選擇标準。然而，Trinity公司的論點并不局限于不需要“納秒級比較”或“大量輪詢和成員彙總出結果值”的主張。盡管人類無法“在大範圍内實時檢測互聯電網上的事件并自動分析互聯電網上的事件”，但在Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A.案中法院已經将其定義為了一個抽象概念。對于如果不使用計算機，人類就無法通過計算機網絡進行通信的主張，ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc.案也指出，這種針對實現“網絡通信”的權利要求是抽象概念。因此，即使原告主張需要通用的計算機組件或需要像計算機那樣快速執行（而人類無法做到如此快速）的操作，其仍指向一個抽象概念。
Trinity公司還将本案與其他先例進行了比較。基于這些先例，上訴法院發現，類似的專利發明都旨在改進計算機或網絡平台本身的功能。但Trinity公司依賴于通用計算術語，如“數據處理系統”“處理器”“内存”，為執行抽象概念提供通用的技術環境。兩涉案專利所主張的權利要求并不需要專門的計算組件。如685專利表明，互聯網和移動電話的出現使得大量移動應用程序得以建立，并未聲稱發明了刷卡技術或對該技術進行了改進。換句話說，說明書并不支持認定權利要求是針對計算機或手機功能的技術改進。
因此，上訴法院認為，原告所主張的權利要求指向的是基于提問進行匹配這一抽象概念。
3.關于Alice/Mayo二步檢測法的第二步審查
在第二步審查中，上訴法院将“單獨考慮權利要求的要素，并作為有序組合考慮，以确定附加要素是否将權利要求的性質轉化為具有适格性的發明客體”。要形成具有适格性的發明客體，需要的不僅僅是簡單地陳述抽象概念，同時要應用它。如果權利要求是針對抽象概念的，則權利要求必須包括将“要求保護的抽象概念”轉化為具有适格性的發明客體的“發明構思”。
Trinity公司指出，現有技術不包括所主張的權利要求中單獨或以任何組合的某些功能，包括（1）基于漸進式輪詢的實時匹配，（2）使用匹配服務器和匹配聚合器，（3）使用移動設備，（4）顯示可通過滑動查看的匹配，以及（5）使用移動應用進程，且包含了對于現有技術的進步和對通用計算機的改進。上訴法院認為，無論是單獨查看權利要求限制還是作為有序組合來看待，原告所主張的權利要求都沒有增加發明構思，Trinity公司隻是重申了使用計算機提高速度；僅以現有技術缺乏所主張權利要求的要素的結論來證明發明構思是不足夠的；涉案權利要求隻是以預期的方式進行組織——接收用戶信息、詢問用戶問題、接收答案、根據答案識别和顯示匹配項。
Trinity公司辯稱，其所主張的權利要求包括發明構思，因其使用了“多個處理器，匹配服務器，唯一标識和/或匹配聚合器”。上訴法院注意到，在原告所主張的權利要求中，許多特征是從屬權利要求8所特有的。先例曾多次說明，“調用甚至沒有創造性的計算機和網絡，在抽象概念的應用中無法通過發明構思的測試”（SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC, 898 F.3d 1161，以下簡稱“SAP案”）。因此，上訴法院沒有發現任何發明構思，鑒于涉案權利要求隻是引用“通用特征”或“常規功能”來實現潛在的抽象概念。
在SAP案中，法院不認可使用數據庫和多個處理器的權利要求增加了發明構思，其中權利要求僅要求“已經可用的計算機，具有已經可用的基本功能，用作執行要求保護過程的工具”。這些相同的原則适用于原告所主張的權利要求。據此，上訴法院認為，原告主張的專利權利要求，特别是321專利的權利要求8，并沒有通過使用多個處理器、匹配服務器、唯一标識和/或匹配聚合器來提供發明構思。這個結論與321專利的說明書相對應，321專利沒有關注如何實現分布式架構，而是使用“常規”處理器，使用“Web服務器計算機804”，它可以是“常規服務器計算機系統”，包括“匹配聚合器和/或匹配服務器”，并且“互聯網的物理連接以及互聯網的協議和通信進程是本領域技術人員所熟知的”。這些以預期方式使用的常規組件并沒有體現發明構思。
Trinity公司辯稱，其通過手持設備執行、使用匹配應用進程、使用刷卡來審查匹配的技術包含了發明構思。上訴法院認為，正如權利要求不能通過陳述抽象概念并指示進程是本領域技術人員所器來适格性一樣，權利要求不能僅僅因為抽象概念應用于手持設備或使用移動應用進程而具有适格性。685專利中提到，移動電話和移動應用進程在其發明時已經創建，但是，這種僅使用移動設備、匹配應用進程和/或在移動設備上“刷卡”并不是創造性的。
上訴法院認為，本案未通過Alice/Mayo二步檢測法的第二步審查，根據第101條，原告所主張的權利要求不符合專利适格性要求，因此維持原判。