一、風險提示
在美國申請專利時，若專利權利要求闡述的僅僅是一種自然法則、自然現象或抽象概念，不符合美國專利法第101條規定的授予專利權的條件。除上述内容外，權利要求缺乏其他元素将其轉化為具有可專利性的發明客體，也不能被授予專利權。
因此，我國企業或個人在美國申請專利之前，應當仔細審查專利權利要求的内容是否屬于不能被授予專利權的對象，若有問題及時調整完善，增加足以轉化為可專利發明客體的元素，提高專利申請成功的幾率。
二、裁判要旨
判斷涉案專利否屬于美國專利法第101條保護的對象，首先要判斷判定權利要求是否闡述了一種自然法則、自然現象或抽象概念。其次，權利要求除上述自然法則、自然現象或抽象概念之外，是否具有其他元素足以将其轉化為具有可專利性的發明客體。對于僅滿足新穎性和非顯而易見性的抽象概念，無法授予專利權。
三、基本案情
Adaptive Streaming Inc.擁有美國專利No.7047305“使用廣域網的音頻和視頻數據個人廣播系統”，該系統“提供了一種技術，包括一種從第一源捕獲音頻和視頻信息的系統，并在第二源顯示此類視頻和音頻信息，其中第一源和第二源的格式彼此不同”。2019年7月，Adaptive Streaming Inc.在美國加州中央地方法院起訴Netflix，指控其侵犯了該專利。Netflix則以争議專利不符合美國專利法第101條的規定為由，請求駁回起訴。地方法院同意Netflix，駁回了Adaptive的訴訟。Adaptive随後上訴到聯邦法院。
四、争議焦點
Adaptive Streaming Inc. v. Netflix, Inc.的争議焦點主要在于涉案專利是否符合美國專利法第101條。首先，需判斷該專利是否屬于抽象概念。Adaptive Streaming公司的專利涉及将一種格式的視頻信号轉成多種設備格式的技術，法院認為其是 “收集信息并轉碼成多種格式” 這一抽象概念，未包含特定技術創新。其次，要考量其是否具有可專利性。依據Alice案的兩步框架，第一步确定其為抽象概念後，第二步發現該專利僅加入通用計算機硬件，未提及具體和非常規的編碼、解碼等技術，缺乏将技術轉化為實際應用的元素，雖Adaptive公司稱滿足新穎性和非顯而易見性要求，但法院認為這并不意味着其符合專利法第101條規定。
五、裁判理由
地方法院同意Netflix的觀點，認為争議專利的權利主張是針對 “收集信息并轉碼成多種格式” 這一抽象概念，且該專利未包含将此抽象概念轉化為實際應用的元素，因此判定該專利無效，并駁回了Adaptive Streaming Inc.的訴訟請求。
Adaptive Streaming Inc.随後向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。聯邦法院在分析該案專利的權利要求時引用Alice公司訴CLS銀行一案中設立的兩步框架先例。第一步，聯邦法院同意地方法院的觀點，認為争議專利的權利主張是針對“收集信息并轉碼成多種格式”這一抽象概念。引用Solutran訴Elavon案件先例，聯邦法院同時考慮了“專利對先前技術的進步創新”。聯邦法院解釋，305專利的書面描述和權利要求非常清晰，其主張的技術點是将輸入信号轉多種設備格式的抽象概念。法院補充說，“該專利主張不是為實現該抽象概念而進行的任何在編碼或其他技術上的創新，因此不需要特定的技術。”
聯邦法院引用了Two-Way Media公司訴Comcast Cable公司的案件先例，認為"編碼和解碼圖像數據、轉換格式，包括将數據從一種媒介接收并通過另一種媒介發送，這些本身都是抽象概念”。因此聯邦法院認為，305專利的主張也是針對抽象概念。
根據Alice案框架第二步，聯邦法院認為該專利沒有包括将技術轉化成實際應用。聯邦法院指出，305專利描述中隻加入了通用計算機硬件，如“處理器”和有“圖像檢索部分的廣播服務器”，“數據結構”和“轉碼模塊”，這些在規範中都是常規構成。根據聯邦法院的說法，“在書面描述和權利要求中沒有發現任何具體和非常規的編碼、解碼、壓縮和廣播技術。”
Adaptive争辯稱，其在獲得305專利授權時已經滿足美國專利商标局對新穎性和非顯而易見性的要求。聯邦法院回應，“僅僅滿足新穎性和非顯而易見性的要求，并不意味着該主張符合專利法第101條規定能夠成為專利，因為新穎和不顯而易見的東西可能還是抽象的概念。”因此，聯邦法院維持地方法院判決，認定Adaptive公司305專利在專利法第101條規定下無效。
六、規則解釋
《美國法典》第35章第101條
任何人發明或者發現任何新的且有用的方法、機器、制品或組合物，或其任何新的且有用的改進，均可在符合本法所規定的條件和要求的情況下獲得專利。
美國專利法101條規定了四類可專利性的保護主題：方法、機器、産品或組合物，以及它們的改進。由于美國是一個判例法國家，在法條的實際應用過程中，法院一直認定該條款存在以下三種例外：抽象概念、自然法則以及自然現象。
2019年美國專利商标局修訂的專利審查工作指南，确定了分布審查權利要求的适格性的審查準則。第一步，審查權利要求是否符合第101法條規定的4大類；第二步，審查是否存在抽象概念、自然法則以及自然現象等司法例外情況。其中，抽象概念至少包含以下三種情況：數學概念、人類心理活動過程以及人類組織活動的規則。數學概念，具體包括數學關系，數學公式或定律，數學計算等。人類心理活動過程，具體為存在人類大腦中的各種活動，如觀察，評估，判斷，總結觀念。人類組織活動的規則，具體包括基本的經濟規則或實踐、商業活動，法律行為、管理人與人之間的行為，關系或交互。需要說明的是，如果權利要求存在司法例外的情況，也并不必然導緻該權利要求直接被駁回，還需要進一步判斷。具體而言，如果該權利要求包含顯著多于上述司法例外特征的其他具有新創性的技術特征，則該權利要求整體而言，還是屬于美國專利法第35條第101條規定的“專利保護客體”。